O alto renome de uma marca está obrigatoriamente sujeito a procedimento administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), não podendo ser reconhecido e declarado judicialmente. O entendimento é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou recurso da fabricante de bebida.
Inicialmente, a Vin e Sprint Aktiebolang NY, empresa sueca, obteve na Justiça Federal do Rio de Janeiro sentença que declarou ser de alto renome a marca Absolut e lhe conferiu proteção especial em todas as classes. A decisão obrigava o INPI a fazer as alterações administrativas cabíveis.
O INPI ajuizou ação rescisória para desconstituir a sentença. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) julgou o pedido procedente. Considerou que o juiz não pode substituir o povo no seu pensamento e impressão e declarar, de modo permanente e irrestrito, a fama da marca. "O alto renome de marca é situação de fato que decorre do amplo reconhecimento de que o signo distintivo goza junto ao público consumidor", afirmou o TRF2.
Via incidental
A fabricante recorreu ao STJ. No julgamento, a ministra Nancy Andrighi, relatora, observou que a Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) não estabeleceu os requisitos necessários para a caracterização da marca de alto renome. Daí a regulamentação por parte do INPI, atualmente por meio da Resolução 121/05.
Conforme essa resolução, a declaração de alto renome deverá ser requerida "como matéria de defesa, quando da oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro que apresente conflito com a marca invocada de alto renome".
Analisando a norma, a ministra percebeu que o reconhecimento do alto renome só seria possível pela "via incidental". Quer dizer, o titular de uma marca de alto renome só conseguiria a respectiva declaração administrativa a partir do momento em que houvesse a adoção de atos potencialmente capazes de violar essa marca. Não haveria possibilidade de "ação preventiva" antes do surgimento de risco concreto de violação da propriedade industrial.
Ônus injustificado
Nancy Andrighi considera, no entanto, que o reconhecimento do alto renome só pela via incidental imporia ao titular um ônus injustificado, de constante acompanhamento dos pedidos de registro de marcas a fim de identificar eventuais ofensas ao seu direito.
Ela acrescentou que, muitas vezes, não há sequer tentativa de depósito da marca ilegal no INPI, o que impede que o titular da marca adote medida administrativa incidental para a declaração de alto renome.
Controle administrativo
Para a relatora, há "efetivo interesse do titular em obter declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome". Porém, em casos como o da vodca Absolut, a ministra Nancy entende que, até que haja manifestação do INPI sobre a existência ou não do alto renome, a intervenção do Poder Judiciário é incabível.
No caso, a empresa fabricante ajuizou ação objetivando a declaração do alto renome da marca sem que houvesse prévia manifestação do INPI. Deveria, isto sim, ter-se limitado a exigir a manifestação do INPI - alertou a relatora.
Ao reconhecer o alto renome da marca Absolut, na ausência de declaração administrativa do INPI a respeito, a decisão da Justiça exerceu função que legalmente compete àquela autarquia federal, violando a tripartição dos poderes assegurada pela Constituição, criticou a ministra. "Não houve controle do ato administrativo, mas efetiva prática deste ato em substituição ao INPI", disse ela.
REsp 1162281
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